Por: Viana Rodríguez Escobar

En el año 2008 Carlos Banda y Andrea Tataje, creadores de El Pezweon, solicitaron el registro de su personaje en dos Direcciones distintas del INDECOPI. La Dirección de Derecho de Autor les dijo sí y la Dirección de Signos Distintivos, no.

La negativa trajo prensa, la prensa trajo fans y hasta una “parodia” argentina les salió por ahí (El Pezboludo). Pero lo que no se imaginaban, ni Banda ni Tataje, era que su pececito azul con testículos rosados iba a estar en boca de los abogados especializados en Propiedad Intelectual, no del Perú, sino del mundo.

Gustavo Rodríguez García, abogado PUCP, Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina, co-autor del blog Con Derechos Reservados y abogado de los creadores del Pezweon tuvo la gentileza de responder esta entrevista en lenguaje facilito para todos nuestros lectores no abogados.

Por Piedad: ¿Cuáles fueron los argumentos planteados en la Resolución de primera instancia para denegar el registro de la marca El Pezweon?

Gustavo: Bueno, en tan solo tres párrafos se hizo un examen totalmente fragmentado del signo. En particular, se dijo que “weon” venía de “huevón” y que en nuestro país esa palabra era considerada inapropiada y grosera en algunos sectores de la sociedad. No dijo qué sectores, no dijo de qué forma era inapropiada y, lo que es peor, ni siquiera dejó en claro cuál era exactamente la razón por la que se denegaba la marca. ¿Por ser contraria a la moral? ¿A las buenas costumbres? Nos enteramos con la segunda resolución de lo que se quiso decir en la primera.

Por Piedad: Y, ¿en qué se basaron ustedes para apelar?

Gustavo: Nosotros apelamos la resolución que declara infundada nuestra reconsideración. En verdad, en nuestra apelación dijimos muchas cosas. Pero lo básico es que no se había hecho un examen de conjunto de la marca (como debe ser) y que, tal y como ésta viene dada, el consumidor claramente percibe que la denominación El Pezweón alude al propio personaje de ese nombre. Salvo que nos deba preocupar el posible auto-insulto, el sustento de la denegatoria era bastante débil. Hubo muchas cosas más como que se había tratado de exigirnos una carga probatoria que no nos correspondía, pero lo relevante es que el examen del signo fue defectuoso.

Por Piedad: Pero entonces, si atentaba contra la moral y las buenas costumbres, ¿por qué la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI la ha otorgado?

Gustavo: Bueno, con la segunda resolución (la que desestima nuestro pedido de reconsideración) nos enteramos que la marca había sido denegada solamente por ser contraria a las buenas costumbres. Ahora, la Sala ha otorgado la marca porque claramente no es así. Si tuviera que destacar una de las cosas de la resolución de la Sala, es la distinción entre mal gusto y atentado a las buenas costumbres. Indecopi no es un censor del buen o mal gusto de la gente. La Sala ha dicho de forma bastante clara que el hecho que para algunos una marca pueda ser de mal gusto nos dice nada sobre si es contraria a las buenas costumbres. Al analizar si la prohibición es aplicable, debe considerarse la forma en que el tiempo influye en el habla, el contexto en el que se usará, entre otros aspectos. No puede ser un examen desconectado del dinamismo del mercado actual y la sociedad.

Por Piedad: Entonces, ¿qué cosa sí atentaría contra la moral y las buenas costumbres?

Gustavo: Te soy absolutamente sincero. No tengo la menor idea. No soy precisamente uno de los defensores de esa prohibición. Creo que debería desaparecer. Soy consciente que prohibiciones similares existen en una gran cantidad de normas de marcas en el mundo. Sin embargo, yo estoy convencido que quien tiene juzgar es el consumidor. Si a alguien algo le parece inmoral u ofensivo, tiene el arma más poderosa de todas que es su indiferencia con respecto al producto o servicio. Si la sociedad en su conjunto rechaza el mensaje o contenido de una marca, posiblemente la marca no distinga un producto que constituya un gran éxito de ventas.

Por Piedad: El Pezweon ha sido registrado como obra artística en la Dirección de Derecho de Autor en diciembre de 2008. ¿Los criterios para registrar una marca (Dirección de Signos Distintivos) son los mismos que para registrar una obra (Dirección de Derecho de Autor)?

Gustavo: No. En primer lugar, para el nacimiento de la protección autoral es irrelevante el supuesto carácter inmoral u ofensivo de la obra. Lo que importa es la originalidad de la misma. Si fuera lo contrario, el derecho de autor podría ser empleado como un instrumento de censura. Para una marca, se evalúa que exista una aptitud de distinguir los productos o servicios y que no haya una prohibición que se vea afectada. No voy a distinguir y explicar los tipos de prohibiciones ni nada de eso pero basta decir que una de esas prohibiciones es la que generó toda esta controversia. La justificación de esta diferencia de trato es que el derecho de autor se ocupa de obras que son expresiones originales de sus autores. En cambio las marcas se refieren a productos o servicios, su razón de ser se verifica en el tráfico económico.

Por Piedad: Si ya tenían el registro otorgado por la Dirección de Derecho de Autor, ¿para que necesitaban el de marca? ¿Ambos no les otorgaban protección al fin y al cabo?

Gustavo: Tanto el derecho de autor como el derecho de marca otorgan protección. El punto es que no protegen lo mismo. El derecho de autor reconoce al personaje El Pezweón como una obra original. La marca El Pezweón se refiere a determinados productos. La identificación del propio producto, por ejemplo, un polo o una gorra, es El Pezweón. Eso no ocurre con el derecho de autor. Una cosa es el personaje y otra la identificación de un producto en concreto.

Por Piedad: ¿Qué problemas les planteaba que no los dejaran registrar al Pezweon como marca?

Gustavo: Esencialmente, un problema de sobrecostos e incertidumbre. La Dirección de Signos Distintivos en su segunda resolución dijo algo muy curioso. Dijo que como no era necesario tener registrada la marca para desarrollar actividades económicas, la denegatoria no podía ser considerada como restrictiva de la libertad de expresión. Es polémico y, diría yo, falaz. Hubo un caso del 2006 resuelto por la OAMI en el que expresamente se dijo que, no obstante que no había impedimento de salir al mercado, la denegatoria podía disuadir a los titulares de efectuar inversiones importantes. Para ponerlo en simple, si quieres celebrar un contrato para lanzar un nuevo producto, la otra parte te va a pedir que le acredites el derecho que alegas tener. Pero si no hay un papelito que dice que tienes la marca, por más que te esfuerces en explicar que igual puedes acudir a las normas de competencia desleal y todo eso, te van a mirar como si estuvieras tratando de vender humo.

Por Piedad: ¿El Pezboludo fue un problema? ¿Hubieran podido denunciarlo aún cuando ellos se autoproclamaban una parodia del Pezweon?

Gustavo: Fue un problema potencial que afortunadamente no pasó a mayores. Ciertamente podríamos haberlo denunciado. La propiedad intelectual está muy trabajada en tratados internacionales. Si quedara alguna duda, que no debería, la ley argentina tiene una mención expresa al hecho que esa norma se aplica también a las obras publicadas en el extranjero. Con respecto a la parodia, pues claramente no era el caso. En la parodia se trata de transmitir un mensaje burlesco de la obra parodiada. Pero no era el caso. No hay que confundir una parodia con un simple caso de plagio.

Por Piedad: Muchas gracias, Gustavo. Has sido muy claro con tus explicaciones.

Justo antes de la entrevista, leímos la última publicación en la página de Facebook del Pezweon: “A partir de hoy el pezweon ya es una marca registrada. Muchas gracias a todos por su apoyo!”. 1 473 personas habían marcado “Me gusta”. Y eso, es un montón de gente, pezweon.